Indicar a classe Errada

Indicar a classe Errada!

O principal e mais difícil erro de ser corrigido é se você erra a classe.

Este erro é muito comum principalmente no segmento de comércio.

Se você tem uma loja que vende roupas, compra de diversas confecções e vende para o consumidor final, mas o seu interesse é consolidar o nome da sua Loja e não uma marca específica de roupa, pois sua loja é multimarcas, ao consultar a listagem de produtos e serviços você se deparará com a classe 25 para roupas, mas caso registre nesta classe a sua marca, estará errando a classe.

Nesse caso o ideal é que você indique a classe 35, optando por algum dos serviços de comércio, pois uma das notas explicativas da classe 35 é:

O agrupamento, para benefícios de terceiros, de vários produtos (excluindo-se o transporte destes) permitindo ao consumidor ver e comprar, com comodidade, tais produtos; serviços estes podendo ser restados por lojas de atacado ou varejo, por catálogos ou mídia eletrônica, por exemplo, através de websites ou programas de televisão voltados pra vendas; “

Assim, se você registrar sua marca na classe 25 estará errando a classificação e colocando em risco o registro da marca.

Errar para mais ou menos

Outro erro comum é quando a empresa possui mais de um segmento e registra apenas para um deles.

Como exemplo vamos trazer de novo a XPTO, a atividade principal dela é a comercialização do software em si, e não o desenvolvimento então optar pela classe 9 é o ideal, mas também seria bom que ela optasse pela classe 42 a fim de evitar que terceiros utilizem seu nome e reputação construída no mercado para atrair clientes, garantindo assim, também, que ela seja a única identificada por aquele termo, no segmento de softwares.

É óbvio que pequenas empresas não podem optar de uma única vez fazer o registro da marca em duas ou mais classes ao mesmo tempo, e inicialmente terão que esperar que o INPI reconheça que o há uma similaridade entre a classe 9 e a classe 42, contudo isso nem sempre pode ocorrer.

O ideal é nesse caso o empreendedor crie uma programação observando seu fluxo de caixa para que faça a extensão do registro o mais rápido possível.

Mas tenha cuidado pois mesmo que você tenha o valor para proteger sua marca em 10 classes diferentes, você pode acabar exagerando e requerendo a proteção em classes nas quais você não atua ou nas quais seu produto ou serviço pode ter uma ligação com ele, seja semelhante ou afim.

Por que determinar a classe é tão importante?

A diferença neste caso é muito sutil, porém pode vir a ter imenso impacto na proteção, pois é sempre bom ter em mente que a proteção conferida pela lei é em decorrência do exercício de uma atividade e se eventualmente você errar na classificação desta atividade sua marca pode ser invalidada pela caducidade.

Sempre que uma marca não é utilizada por mais de cinco anos qualquer pessoa pode pedir sua “caducidade” ou seja, o fim da validade do registro.

Como você requereu a marca para desenvolvimento de software mas vende um produto “de prateleira” caso venha a ser intimado pelo INPI a apresentar defesa em um processo de caducidade, terá dificuldade para comprovar que exerce a atividade para a qual a marca foi requerida e caso o INPI não aceite as provas que você apresentar e não ficar demonstrado o uso da marca para esta atividade nos últimos cinco anos você poderá ter declarada a marca como extinta pela caducidade.

Veja que novamente estamos nas “mãos” do examinador do INPI, que pode entender que há similaridade entre as classes 9 e 42, ou no pior caso declarar o fim do registro.

A maior dificuldade da classificação da marca é entender que, embora ela seja o principal elemento para determinar a qual produto ou serviço você está aplicando a marca, a proteção do registro da marca não está restrita apenas à Classe ou ao produto especificado.

Encontramos isso no Art. 124, XIX

Art., 124: Não são registráveis como marca:

(…)

XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

A Lei não diz que a proteção será restrita à classe requerida, mas que esta abrangerá produtos e serviços semelhantes ou afim.

A classificação da marca é apenas um indicador para facilitar o reconhecimento do produto ou serviço para o qual foi requerido o registro da marca e não um delimitador, um elemento que lhe permitirá saber apenas “batendo o olho” se um termo específico pode ou não ser registrado como marca.

Na classificação nacional havia a seguinte explicação:

Duas premissas estiveram presentes na elaboração da Classificação:
– Estabelecer uma linguagem que agregasse produtos e serviços, utilizando denominações genéricas que delimitassem adequadamente o âmbito de proteção e, ao mesmo tempo, permitissem a análise de colidências por afinidade de produtos/serviços, intra e interclasses.

Ou seja, devemos sempre analisar se o termo que queremos registrar como marca já encontra algo semelhante na mesma classe do nosso produto ou serviço (intraclasses), se há algo semelhante entre as classes diversas de produtos ou mesmo se algum serviço pode com ele ser confundido (intercalasses).

A proteção do registro de marca é para produtos idênticos, semelhantes ou afim.

O que isso quer dizer então?

Retomando o caso da XPTO se ela classificar a marca dela na classe 42 ao invés de requerer na classe 9, sendo o software dela uma solução pré-formatada para download, ainda assim inegável que a XPTO desenvolveu um software e haveria então uma possibilidade de o INPI entender que são atividades “afins”.

Novamente frisamos, que:

Embora no caso da XPTO a classe 9 seja a ideal o empreendedor terá duas possibilidades, contar com a experiência do examinador do INPI para que ele identifique a similaridade entre o produto (classe 9) e o serviço (classe 42) ou buscar a mais ampla proteção que seria que seria requerer o registro nas duas classes.

O que, no caso que estamos estudando, não seria recomendável de forma alguma, seria o registro da marca apenas na classe 42.

Conclusão

A classe de marcas adotada pelo INPI visa o agrupamento de diversas atividades econômicas que observamos no mercado de forma a identificar um grupo destas atividades para o qual a marca foi requerida.

A classe de marcas não é, contudo, um “delimitador”, pois a lei especifica que a proteção será para produtos ou serviços semelhantes ou afins aqueles anteriormente registrados.

Por fim, identificar corretamente a classe ou as classes é essencial para que se tenha a maior proteção possível ao registro da marca com os menores custos, de forma a otimizar o uso dos recursos das empresas.

Caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação à classificação de marcas do INPI, fique à vontade para entrar em contato.

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